商标策略 – 受让在先商标

在常规商标申请时，申请人一般在申请遇到阻碍时，采取无效、撤销或异议等方式扫除相应的在先商标障碍从而使自己的商标申请得以通过。当然，在遇到他人在先商标具有一定区分度，并且对方已经在使用或者其他难以克服的情况，争取获得商标共存也是常规的方案。一般而言，通过购买受让在先商标并非常规商标业务；然而，在特定情况下从商业角度考量却也是申请人获得商标注册不得不考虑的一种方式。虽然受让有多种情形，本文仅从协议购买受让角度阐述。

考虑到对商标注册行为和市场秩序正当性的维护，对于恶意抢注的在先商标还是要尽量采取相应法律手段予以无效或撤销。目前，中国从商标立法及行政执法和司法方面均对恶意抢注加大了打击力度，这也从另一个角度鼓励申请人不要轻易向抢注人妥协，以免形成其通过抢注商标获利的市场环境。但是，在遇到商标全球统一布局或者基于其他商业规划等特殊情况，常规方案和商业需求发生严重冲突时，也需要将商标购买作为可能的方案之一进行考虑。

商标受让适用考量

尽量不适用于恶意抢注情形。如前所述，申请人在申请商标时，一方面需要考虑所有的可行性方案，另一方面也需要尽量维护正当的商标注册秩序；只有从立法、行政、司法以及申请人角度共同努力，才有助于正当市场秩序的建立和完善。就申请人而言，即便遇到在先商标难以克服的情况，也需要事先查看在先商标是否属于明显恶意抢注的情形。对于恶意抢注商标，一般不建议考虑商标购买方案；一方面避免因商标购买造成的恶意抢注愈演愈烈以及水涨船高，另一方面从长远看正当的商标注册秩序对所有以合法使用为目的的商标申请人也更为有利。

在可以正常通过异议、撤销、无效推进的情况下，尽量不适用。在商标申请人遇到在先注册商标时，尽量先通过常规的商标流程推进解决。例如，在非对抗性的情况下，和对方商议商标共存也是可能的解决方案。如果需要采取对抗性措施，根据具体情况对在先商标进行无效、撤销、异议等，在大多数情况下也能扫清障碍。因此，在常规商标流程可以解决的情况下，不建议申请人仅仅为了节省时间或流程费用而直接购买商标，以免客观上造成对商标抢注牟利行为的鼓励。

考虑基于侵权证据以诉讼或其他方式解决。在和商标抢注人对抗的过程中，除了上述常规行政流程，亦可能发现抢注人存在其他侵权行为。例如，将抢注商标使用在其他申请人已注册的商品类别，或者抢注人有侵犯申请人著作权及其他权利的行为。在这种情况下，若对抢注人发起相应的侵权诉讼，也有机会通过诉讼中的和解获得转让该在先 商标。

在常规方案与商业安排发生严重冲突时作为选项考虑。在申请人进行全球商标布局或者其他类似商标安排时，如上述常规商标异议、撤销、无效或者诉讼方案不具备条件，或者一些项目由于商业规划在时间上的紧迫性已经变得不可行时，可能就需要将商标购买纳入考量方案。然而，和在先商标权利人协商购买受让并非易事，尤其在部分商标权利人可能本身就是抢注人的情况下。

协议受让注意事项

核实商标权利人身份。在实践中，有时很难直接联系到在先商标的权利人，而仅能通过网上信息等联系到号称代表权利人的第三方或该商标在申请时的代理机构。在这种情况下，由于联系方式及代理机构本身都是可以变更的，以此直接确定真正的权利人身份往往存在巨大的风险。因此，在商标购买前必须要对注册商标权利人身份进行认真核实。

核实代理权限。如果联系到号称有权代理商标交易的情况，要尽可能去商标权利人工商登记或官方网站（如有）的注册地址或经营地址进行验证。如果对方是商标代理机构，则要对其资质及声誉等方面进行背景调查。若遇到有不良记录或成立时间较短的代理机构，则需要多方面进行核实确保商标权利人对其就该商标交易进行了授权。

其他关注点。在经过前述验证、核实，确认代理权限之后，商标购买的价格、转让手续及其交付时间、付款步骤等也需要详细考虑安排；此外，也可以尽量在协议中约定较高的违约金以降低对方可能的违约风险。当然，在条件允许的情况下，对协议进行公证也可以增加一层保障。

综上所述，在商标总体策略的安排上，申请人为了支持其商业安排，不仅需要考虑常规的申请方案及行动方案，在特定情况下以合适的时机及方式受让在先商标，也不失为一种可行的选择。

原文于2022年07月21日发布于《商法》。