目前商标抢注和侵权的手段和方式层出不穷,我们在协助客户进行商标注册申请和维护的过程中也发现应对策略是需要不断调整和优化的,有时我们要面对的不仅仅是觊觎权利人商誉、在先权利的直接侵权人,也有来自曾与权利人存在经销关系的合作方的侵权行为。因此,除了程式化的应对方案,也要根据不同的案件情况进行综合应对策略的制定并予以实施。

商标的注册和维护

商标的确立无疑是保护的基础,在结合不同权利人的主营行业、销售产品、提供服务、现有商标确权情况,以及未来布局计划等因素,我们建议尽可能、也尽早的完善商标权利体系。首先,通过前期检索、及时注册、各类商标行政类行动等方式,在与主营行业和销售产品最为贴近的核心类别上尽快取得商标权,对于个别重要程度较高的商标,即使进行多轮申请或进行到行政诉讼阶段也是建议继续争取的。为避免影响商标后续的转让、续展等可能的流程,如权利人主体发生名义、地址变更时,建议尽快向商标局一应申请变更。此外,在协助客户进行冲突商标监视的过程中,我们也发现越来越多的商标抢注人将与客户本身独创性、显著性都较强商标的相同或近似商标在某些客户尚未涉及的产品/服务领域和类别上进行注册,以达到自己傍名牌、攀附在先商誉的目的。

案例:某客户在第15类乐器类商品上申请注册了多个极具独创性、显著性的英文、中文商标,且通过长期宣传和使用在乐器领域已具有一定知名度。在为客户进行日常监视中我们发现有多个商标抢注人在与客户主营商品乐器无关的类别上(例如第3类化妆品、第9类眼镜、第10类医疗用品等)申请注册与客户在先商标完全一致的商标。这些商标明显非商标抢注人独创,商标抢注人不可能在对客户及客户在先商标毫不知情的情况下申请这些相同商标。但由于客户并未在这些类别上提前进行防御性注册,导致这些明显抢注的商标予以初审公告,不得不采取进一步的行动阻止和打击该类申请。

由于涉及跨类别,制止此类抢注行为的成功率也因个案情况的不同而有所变化,案件周期也会较长。因此,我们建议在前期商标布局或后期查漏补缺时扩大商标保护范围,在多个类别上进行防御性注册,以免后期需要花费更多精力和时间打击这类明显摹仿和抄袭的商标。也可考虑定期对权利人内部进行商标等知识产权相关培训,建立起协助管理制度,例如使用性和知名度证据的定期收集和更新。

抢注商标的监视和有效阻隔

随着商标审查标准的不断变化,我们注意到有一些完整包含客户在先商标,甚至发音、字形都高度近似的冲突商标在相同类别上予以初审公告,如果顺利度过初审公告期,核准注册并投入使用的话,无疑会导致相关公众在选购产品和服务时产生混淆和误认,不仅损害了权利人的利益,也损害了消费者的权益,更造成了市场混乱。除了那些觊觎客户在先权利的直接商标抢注人,我们也发现了曾与权利人有经销关系的合作方通过添加或删减字符等变换商标形态的方式在与权利人冲突的商品或服务上另行申请注册近似商标。

案例:某客户在第9类商品上拥有在先驰名商标,在为客户进行日常监视中我们发现有与其驰名商标发音高度近似且字形、整体外观也近似的冲突商标在相同和类似的商品上予以初审公告。即使客户的在先商标曾获得驰名认定,但由于审查员和个案情况变化等多种因素,还是有冲突商标能够在相同和类似商品上成为“漏网之鱼。”该类冲突商标的申请人企图在冲突商标核准注册后将它投入使用到和客户主营业务相重合的商业领域,例如:产品品牌、店铺店招、网店名称等,使消费者在选购产品和服务时产生混淆和误认。

因此除了商标局在申请过程中的主动审查外,我们建议在核心类别上进行定期的监控,对一些初审公告的潜在冲突商标及时采取异议等行动,阻止其注册。即使在前期的异议程序中收到不利决定,也建议根据案件情况继续积极推进无效宣告等申请,给予抢注人更强的威慑力。处于一线的权利人业务部门在经营过程中也可对侵权现象多加留意,监控和应对来自恶意商标抢注及使用者的挑战,并在发现侵权线索时尽快沟通律师,提供必要信息,予以高度重视并配合律师采取进一步行动。在侵权行为的初期如果就能及时介入和采取行动的话,制止侵权所达到的成功率、效果相对来说都会较好,另一方面造成的损失、不良影响和需要投入的成本相对也较低。

综上,我们在提供知识产权法律服务中一直秉持着以综合策略为原则,尤其是针对商标确权这类情势变更较快的案件,即使有了策略,具体的实施方案也需要权利人、律师以及相关方积极配合和推进,才能实现最优的协同效应。

作者

资深律师,知识产权