在商标确权案件中主张在先著作权的优势和几点建议

 实践中不少企业因未提前做好商标布局，其标识在中国被他人抢注而陷入困境。在没有在先商标申请或注册，且难以证明其标识在中国已经使用并具有一定知名度或证明他人具有恶意的情况下，真正的权利人很难应对抢注行为。但是，若企业能够证明其对标识享有在先著作权，则在先著作权将可能有机会对抗抢注行为并逆转不利局面。

一、 商标权与著作权发生冲突时的处理原则

  在处理商标权和著作权冲突时，国家知识产权局及法院通常适用“保护在先权利原则”，对在先存在的合法权利予以优先保护。现行《商标法》第三十二条规定，“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”。其中，“在先权利”即包括在系争商标申请注册日之前已经取得的著作权。

因此，尽管他人在先提交了商标申请，企业仍可基于对标识享有的在先著作权主张他人的商标申请、注册损害了自身的在先著作权，请求对系争商标不予注册或无效宣告。

在实践中，国家知识产权局或法院也以系争商标损害在先著作权为由，做出过不少商标不予注册或者宣告无效的决定或判决。

二、 在商标确权案件中主张在先著作权的优势

在商标确权类案件中，企业常常容易忽视对其标识享有的著作权。然而，主张在先著作权在适合的情况下可以对案件起到关键性作用。与在先商标权相比，在先著作权具有如下优势。

        （一）著作权无需进行登记即可自动获得保护。商标所有人需要完成商标申请注册程序才对其商标享有排他性权利，而著作权人自其作品创作完成之日即对作品享有著作权，无需要履行申请核准注册手续。

        （二）著作权的保护受地理限制较小。注册商标专用权仅在商标注册国享有法律保护，而在境外伯尔尼公约成员国产生的著作权也可能在中国获得保护。¹ 

        （三）著作权更可能实现跨类保护，且保护范围更广。驰名商标虽然能够获得跨类保护，但司法和商标行政主管机关对驰名商标的认定以及对知名度证据的要求非常高，一般很难获得认定。相对而言，著作权的保护可以不受类似商品和服务区分表的限制。

三、 在先著作权的适用要件

当然，在商标确权案件中以著作权作为在先权利，也并非尽是优势，而是需要符合相对比较严格的条件。由于著作权并未经历核准注册的公示程序，其举证责任往往更为严格。实践中，著作权人主张系争商标损害了其在先著作权时，至少应对以下四个要件进行举证：

        （一）标识构成《著作权法》保护的客体

独创性对于作品是否构成《著作权法》保护的客体有着重要的影响。著作权登记机关仅对登记对象进行形式审查，故经著作权登记的作品并不当然构成《著作权法》保护的客体。

根据现有案例，标识的独创性程度越高，获得的保护就越强。例如，字体设计独特、具有较高的独创性的文字标识，独创性较高的手写体的文字标识，具有较高独创性的图形，包括含有一定设计背景的图形，往往更容易作为在先著作权获得保护。而一些字体设计简单、未达到最低限度的独创性的文字标识和普通字体的文字标识，以及仅起装饰作用或设计过于简单的图形一般很难作为在先著作权获得保护。

        （二）企业对标识享有在先著作权或为利害关系人

企业在证明享有著作权或为利害关系人时，首先应理清不同类型作品的著作权取得方式及对应的著作权人。常见的作品类型的通常著作权归属如下：

在作品权属的证明上，企业可以通过提供标识设计底稿、原件、公开发表的出版物、著作权登记证书等证明。通过委托、转让、许可等方式取得著作权的，可以通过提供相应的权利取得的合同证明。

        （三）系争商标与标识作品相同或实质性相似

判断系争商标与他人作品是否构成实质性相似时，通常需要从整体的感官效果进行分析，比较二者的构成要素、表现形式、设计细节等。值得注意的是，若系争商标仅复制、摹仿了作品的一部分，而此部分是作品的核心部分或重要元素，或者系争商标的个别要素与具有较高独创性的作品相同，也可能被认定为实质性相似。

不仅如此，判断实质性相似还需结合独创性进行分析，对于独创性较低的作品，判断的标准可能会提高。

        （四）系争商标所有人接触过或有可能接触到标识

通常，系争商标申请人接触作品的可能性可以通过提供标识在先公开发表的资料，如在报纸、杂志、网络媒体报道、参加展会的信息等加以证明。知名度高的标识往往也更容易证明这一点。此外，若标识的独创性高，且系争商标与标识完全相同，著作权人也可以通过主张双方处于同一领域、业务密切相关、完全相同难为巧合等，对审查员或法官的心证进行影响。在系争商标与作品相同或实质性相似，系争商标所有人又不能对创意来源作合理解释的情况下，接触可能性将被认可。

四、 启发和建议

        虽然在商标授权确权案件中，在先商标权还是具有明显优势。但在因申请类别不同或其他无法利用在先商标时，在先著作权在符合条件的情况下也会对案件起到意想不到的支持作用。基于前述分析，为了在商标确权案件中成功基于在先著作权打击抢注商标，可以考虑如下几点建议：

        （一）尽快对具有一定独创性的标识进行著作权登记，取得《著作权登记证书》。尽管著作权不以登记为成立要件，且完成登记的作品并不必然具有独创性，但实践中《著作权登记证书》结合在先公开发表或使用的材料等，将有助于证明对标识享有在先著作权。

        （二）妥善保管标识的设计底稿、原件、相关合同等证明创作过程或权利继受的证据材料，相关证据能够相互印证，并形成完整证据链。

        （三）注意对在公开的领域发表或使用标识的材料进行保存、备份。该材料将有助于主张对标识享有在先著作权和他人的接触可能性。

希望在先著作权也能成为真正权利人在商标确权案件中的有效武器，为其打击抢注行为，在中国维权助一臂之力。